【分歧】關于A 裝飾公司的行為是否侵犯了B 公司的商標專用權存在兩種意見。
第一種意見認為，A 裝飾公司的行為不構(gòu)成侵權。首先，A 裝飾公司并沒有直接進行銷售，僅是在裝修工程中使用了侵犯B 公司商標專用權的石膏板，是一種使用行為。A 裝飾公司從其他銷售商處購入該石膏板，也是商標侵權行為的受害者。其次，A 裝飾公司在裝修工程中使用石膏板，裝修完工后外觀上看不出石膏板的品牌，屬于隱蔽工程，并不會引起消費者的混淆。
第二種意見認為，A 裝飾公司在裝修工程中使用侵犯B 公司注冊商標專用權的產(chǎn)品，屬于侵犯B 公司注冊商標專用權的行為。首先，本案中A 裝飾公司將商業(yè)大樓的裝修工程作為勞動成果向合同相對方提供，石膏板用于裝修工程，已成為勞動成果的一部分，是一種經(jīng)營行為。其次，A 裝飾公司作為專業(yè)從事裝修工作的企業(yè)，應當具備辨識相關產(chǎn)品真?zhèn)蔚哪芰?，在未進行審查核實的情況下，通過非正規(guī)進貨渠道購入侵犯他人商標專用權的產(chǎn)品，應承擔侵權責任。第三，商標法意義上“混淆的可能”主要指混淆了特定標識與權利人之間的聯(lián)系，損害了商標所具有的指示來源功能及其背后的商譽。本案中，A裝飾公司在履行加工承攬合同過程中，作為勞動成果的一部分，向他人銷售了侵犯 B 公司注冊商標專用權的產(chǎn)品，該銷售行為已混淆了侵權產(chǎn)品的來源，破壞了商標的指示功能，損害了B 公司的權益。至于銷售完成后即裝修完工后該混淆是否仍然存在不影響本案侵權行為的定性。
【評析】加工承攬合同是承攬方按照定作方提出的要求完成一定工作，定作方接受承攬方完成的工作成果并給付約定報酬的協(xié)議。承攬方向定作方提供的是勞動成果，如果使用了侵犯他人注冊商標專用權的產(chǎn)品，將該產(chǎn)品作為向定作方提供的勞動成果的一部分，則實為銷售行為，屬于《中華人民共和國商標法》第五十七條第一款第(三)項規(guī)定的情形，即銷售侵犯注冊商標專用權的商品的，屬侵犯注冊商標專用權。
如果裝修工程中承攬方購入的羊毛刷等裝修工具為侵權產(chǎn)品，那么承攬方的行為是否構(gòu)成商標侵權?區(qū)分的關鍵在于是使用還是銷售行為，如果是作為裝修工具使用，而非作為勞動成果的一部分進行銷售，則不應認定為侵權行為。
實踐中加工承攬合同類型多樣，包括加工、定做、修繕、勞務等多種形式。理論及實務界中爭議較多的是涉外貼牌加工行為是否構(gòu)成商標侵權。持肯定意見的觀點認為，根據(jù)中國商標法，承攬方有義務在合理范圍內(nèi)，審查其產(chǎn)品商標是否侵犯中國商標權。如果知道或應當知道侵權，但仍然生產(chǎn)或繼續(xù)生產(chǎn)，無論外國公司是否提供外國商標權證明，仍然構(gòu)成侵權。否則，會出現(xiàn)中國商標法、中國注冊商標對中國企業(yè)沒有效力的怪現(xiàn)象。持否定意見的觀點認為，因為貼牌產(chǎn)品并不在國內(nèi)銷售，產(chǎn)品會進入兩個沒有交集的市場，涉外貼牌加工與我國國內(nèi)的商標權根本就不存在沖突，從我國現(xiàn)有的國情出發(fā)，不宜認定為侵權。在承攬方已盡到注意義務的情況下，筆者贊同第二種意見。首先，我國經(jīng)濟尚不發(fā)達，自主品牌少，尚處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中，涉外貼牌行為具有一定的普遍性;其次，承攬方的加工行為是經(jīng)過授權并在訂立加工承攬合同基礎之上的，有合法的基礎;第三，貼牌加工的產(chǎn)品并不直接進入中國境內(nèi)的流通領域，產(chǎn)品上的標識在中國境內(nèi)不發(fā)揮商標的識別功能。貼牌加工不是與商品流通相聯(lián)系的商標使用行為，不屬于我國商標法意義上的商標使用，不會產(chǎn)生混淆產(chǎn)品來源、破壞商標指示功能的效果，也不會在客觀上損害我國商標權利人的商標權益。有觀點指出，不能以是否構(gòu)成混淆作為判斷基礎，因為根據(jù)我國商標法，即使未進行銷售，生產(chǎn)行為依然可能構(gòu)成侵犯他人注冊商標專用權。筆者認為，不能將混淆片面理解為僅出現(xiàn)在銷售環(huán)節(jié)。我國商標侵權的歸責原則并非過錯責任原則，即使尚未進行銷售，生產(chǎn)侵犯他人注冊商標專用權的產(chǎn)品，便已經(jīng)能夠產(chǎn)生混淆產(chǎn)品來源的后果，構(gòu)成商標侵權。涉外貼牌加工行為不同于一般的生產(chǎn)行為，其具有合法授權的基礎，生產(chǎn)商已盡相應的注意義務，且附加的商標標識只是具備了商標使用的形式，但基于商標權的地域性特征，其不具備在中國境內(nèi)“用于識別商品來源”的功能性要件，故此類行為不應認定為中國境內(nèi)的商標使用行為。
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